Approfondimenti / Faq

FAQ - Marchio italiano

Quanto costa registrare un marchio?

Quanto costa registare un marchio? Le tasse per la registrazione di un marchio italiano per una classe di prodotti sono di circa 160 euro, cifra che NON COMPRENDE la nostra assistenza professionale. Per registrare un marchio dell’Unione Europea, valido in tutti gli stati dell’Unione Europea, le tasse per la registrazione di un marchio sono di circa 850 euro (in una classe di prodotti), sempre ESCLUSA la nostra assistenza professionale.

E’ da sottolineare che le registrazioni durano in genere 10 anni e sono rinnovabili, dunque rappresentano un investimento duraturo.

Per richiedere senza impegno un preventivo COMPRENSIVO DELLA NOSTRA ASSISTENZA per la registrazione di un marchiocontattaci.

La registrazione del marchio mi garantisce il diritto all'uso esclusivo in tutto il mondo?

La registrazione di un marchio ha valore territoriale. A seconda del numero di stati in cui si desidera ottenere la registrazione del marchio, è possibile richiedere:

– una registrazione nazionale (ad es. marchio italiano), con effetti limitati allo stato in cui viene effettuata la registrazione

– una registrazione di marchio dell’Unione Europea con validità nei 28 paesi membri dell’Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Ceca (Rep.), Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria

– una domanda di marchio internazionale per i paesi che aderiscono all’Accordo / Protocollo di Madrid.

... e all'uso esclusivo per tutti i prodotti e servizi?

Con la registrazione si acquisisce il diritto all’uso esclusivo del marchio per quei prodotti e servizi. Non si potrà quindi impedire l’uso del marchio per prodotti e servizi diversi e non affini salvo casi particolari (marchio rinomato o addirittura notorio, vedi risposta alla FAQ “Un marchio rinomato è stato registrato solo per alcune classi di prodotti o servizi: posso registrare lo stesso marchio per le altre classi di prodotti o servizi?”).

Posso difendere l’esclusiva di un marchio che uso da tempo ma che non ho mai registrato?

In Italia e in alcuni paesi esteri è prevista in particolari condizioni la tutela per marchi usati ma non registrati, i cosiddetti marchi di fatto.

Tuttavia è sicuramente più difficile difendere l’esclusiva di un marchio utilizzato da tempo ma mai registrato, la cui protezione è notevolmente più limitata rispetto a quella del marchio registrato: essa è circoscritta al territorio in cui il marchio è stato effettivamente usato e si perde ogni diritto con qualsiasi interruzione dell’uso.

Al contrario, per un marchio registrato l’uso è d’obbligo solo entro il quinto anno dalla registrazione. La registrazione del marchio è dunque sempre la strada consigliabile per mantenerne l’esclusiva, ed è evidentemente possibile richiederla e ottenerla anche per marchi in uso già da tempo.

Quali strumenti prevede la legge per difendere il marchio registrato?

Spesso non è necessario arrivare in giudizio per difendere un marchio registrato risolvendo i problemi di violazione. Comunque, laddove si arrivi a una causa, non è necessario attendere la sentenza finale, che a volte richiede tempi lunghi, per far cessare l’attività in cui consiste la violazione del diritto di marchio. Infatti la legge prevede diversi strumenti per difendere il marchio registrato.

Ancor prima che inizi il giudizio, o durante lo svolgimento della causa, il titolare del marchio può chiedere, tramite la procedura d’urgenza:

– una inibitoria, ordinata dal giudice, che vieti al contraffattore l’uso del marchio e lo obblighi a eliminare i mezzi con cui tale uso è avvenuto;

– il sequestro dei beni contraddistinti dal marchio oggetto di disputa.

Entrambi i provvedimenti hanno l’effetto di interrompere immediatamente l’attività che costituisce violazione dei diritti di marchio (vedi anche sezione difesa dei diritti).

Come scegliere un nuovo marchio?

La novità di un marchio è un requisito essenziale per la sua adozione, inclusa la registrazione. Il marchio non deve essere né identico né troppo simile a un marchio già usato e / o registrato da terzi per la stessa categoria di prodotti o servizi.

Quando si sceglie un nuovo marchio, non preoccuparsi di sapere se esso non sia già di proprietà altrui è potenzialmente pericoloso per due motivi:

– la mancanza di novità può causare la nullità del marchio;

– si rischia di essere citati per danni dal titolare del marchio anteriore identico o simile.

Ci si può accertare della novità del proprio marchio con l’aiuto di un consulente in proprietà industriale, che effettua una ricerca fra i marchi già registrati in Italia e nei paesi in cui si desidera depositare una domanda di registrazione.

Quando si sceglie un nuovo marchio, come si fa a sapere che non è già di proprietà altrui?

La novità di un marchio è un requisito essenziale per la sua adozione, inclusa la registrazione. Il marchio non deve essere né identico né troppo simile a un marchio già usato e / o registrato da terzi per la stessa categoria di prodotti o servizi.

Quando si sceglie un nuovo marchio, non preoccuparsi di sapere se esso non sia già di proprietà altrui è potenzialmente pericoloso per due motivi:

– la mancanza di novità può causare la nullità del marchio;

– si rischia di essere citati per danni dal titolare del marchio anteriore identico o simile.

Ci si può accertare della novità del proprio marchio con l’aiuto di un consulente in proprietà industriale, che effettua una ricerca fra i marchi già registrati in Italia e nei paesi in cui si desidera depositare una domanda di registrazione.

È obbligatorio indicare che il marchio è registrato?

In Italia non è obbligatorio indicare che il marchio è registrato o depositato. La funzione del simbolo ® è semplicemente quella di ricordare al pubblico dei consumatori e ai concorrenti che il marchio è registrato. Ciò può essere necessario soprattutto per i marchi di cui si teme la volgarizzazione, fenomeno di cui sono stati vittime alcuni marchi utilizzati per prodotti innovativi di successo.

Ma se la legge non impone accanto al marchio l’indicazione di registrazione, la vieta espressamente nel caso in cui il marchio non sia effettivamente registrato. Se si appone il segno ® accanto al marchio ancora in attesa di registrazione si può incorrere in sanzioni amministrative, benché non risulti che queste abbiano mai trovato applicazione pratica.

E’ invece possibile indicare, magari tramite un asterisco e una piccola nota, che il marchio è depositato e in attesa di registrazione. Alternativamente può essere utilizzato il simbolo ™ (trade mark).

Un marchio rinomato è stato registrato solo per alcune classi di prodotti o servizi: posso registrare lo stesso marchio per le altre classi di prodotti o servizi?

La legge italiana protegge a certe condizioni l’uso esclusivo di marchi che godono di rinomanza anche per prodotti o servizi diversi da quelli per i quali il marchio è stato registrato. Tentare di utilizzare o registrare un marchio rinomato anche per prodotti o servizi per i quali quel marchio non è usato potrebbe dunque essere contro la legge. In assenza di rinomanza un marchio può essere usato e registrato per prodotti e servizi del tutto diversi.

FAQ - Marchio Unione Europea

Cosa è un marchio UE?

Un marchio dell’Unione Europea (marchio UE) conferisce protezione unificata ed indivisibile in tutti i paesi membri dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Ceca (Rep.), Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) attraverso una unica procedura di registrazione, che avviene tramite l’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e non necessita di formalità presso gli uffici nazionali

Il marchio UE prevale sui marchi nazionali?

Il sistema del marchio dell’Unione Europea coesiste con i sistemi nazionali di registrazione di ciascun paese europeo. Ciò significa che un marchio nazionale anteriore prevale nei confronti di un marchio dell’Unione Europea e viceversa.

Cosa occorre per presentare una domanda di marchio UE?

Per presentare una domanda di marchio dell’Unione Europea occorre fornire l’indicazione del marchio o un esemplare se il marchio contiene elementi grafici o colori, i prodotti o servizi per i quali si richiede la registrazione, il nome e l’indirizzo del richiedente, e, se il richiedente ha scelto di essere rappresentato da un professionista abilitato di fronte all’EUIPO, una lettera di incarico a suo favore.

E' consigliabile una ricerca di anteriorità prima di depositare una domanda di marchio UE?

Una ricerca di anteriorità è generalmente consigliabile per ciò che riguarda il deposito di marchi nazionali e comunitari. Nel caso del marchio dell’Unione Europea (marchio UE) l’opportunità di una ricerca in tutti i paesi dell’Unione Europea deve essere valutata caso per caso, tenendo presenti alcune considerazioni di ordine generale:

  • il costo di una ricerca approfondita che copra ognuno dei 28 paesi dell’Unione Europea dove è possibile la registrazione locale di un marchio è assai elevato;
  • tale ricerca non rivelerebbe comunque l’esistenza di diritti anteriori non registrati e non eliminerebbe la possibilità di conflitti con i titolari di marchi famosi registrati per prodotti o servizi di classi diverse;
  • le domande di marchio UE possono essere sottoposte, previo il pagamento della relativa tassa, ad una ricerca di similitudine fra marchi anteriori nei registri nazionali di Austria, Repubblica ceca, Danimarca, Finlandia, Grecia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia e Ungheria. Una ricerca di anteriorità potrebbe dunque essere limitata ai rimanenti paesi dell’Unione Europea;

in alternativa, può essere consigliabile depositare la domanda senza sostenere la spesa di una ricerca in tutta l’Unione Europea e affrontare eventuali opposizioni e/o obiezioni da parte di titolari di diritti anteriori se e quando dovessero verificarsi.

A quale tipo di esame viene sottoposta una domanda di marchio UE?

Una domanda di marchio dell’Unione Europea (marchio UE) viene sottoposta a un esame sostanziale per verificare l’esistenza dei requisiti assoluti di registrabilità. La mancanza di liceità o distintività e la possibilità che il marchio risulti ingannevole sono impedimenti assoluti alla registrazione. La distintività acquisita attraverso un precedente uso prolungato del marchio può essere invocata per superare alcuni casi di impedimento assoluto.

In quanto tempo viene concessa la registrazione di un marchio UE?

Attualmente la registrazione viene concessa dai 2 ai 3 anni dopo la data di deposito, se la domanda non viene rigettata. L’attesa è più breve (dai 3 ai 5 mesi) se la domanda di marchio italiano è la base per una registrazione Internazionale secondo l’Accordo di Madrid. La protezione decorre comunque dalla data di deposito.

È possibile presentare opposizione contro una domanda di marchio UE?

L’esistenza di diritti anteriori non causa automaticamente il rigetto della domanda. Per il proprietario di un marchio anteriore (marchio italiano o comunque nazionale, marchio dell’Unione Europea o marchio internazionale) esteso a paesi dell’Unione Europea è comunque possibile presentare opposizione contro una domanda di marchio UE identico o simile, tale da risultare confondibile, così come per il titolare di un marchio notorio ai sensi dell’art. 6 bis della Convenzione di Parigi nonché per il titolare di diritti non registrati, se previsti dalla legge dello stato membro, eccettuati i diritti che abbiano rilevanza meramente locale, per prodotti o servizi identici o affini. A determinate condizioni, i titolari di marchi che godono di rinomanza possono presentare opposizione anche contro una domanda di marchio UE depositata per prodotti o servizi non affini. I marchi anteriori, se registrati da più di 5 anni, possono dover soddisfare l’esigenza dell’uso.

È possibile verificare se sono state depositate domande di marchio UE in conflitto con un marchio italiano?

Tutte le domande di marchio dell’Unione Europea (marchio UE) vengono pubblicate nel Bollettino settimanale dei marchi UE, la cui banca dati è disponibile sul sito dell’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale. Noi offriamo ai nostri clienti un servizio di sorveglianza marchi gratuito, avvertendo i clienti titolari di marchi comunitari o nazionali di eventuali domande di marchio UE in conflitto.

Quanto dura la registrazione di un marchio UE?

La durata della registrazione è di 10 anni dalla data di deposito ed è rinnovabile indefinitamente di decennio in decennio.

Per evitare il rischio di revoca per non uso, il marchio UE deve essere utilizzato in tutti i paesi dell'Unione Europea?

L’uso in un solo paese dell’Unione Europea dovrebbe essere sufficiente per soddisfare l’esigenza dell’uso. Tuttavia la questione è ancora discussa anche se certamente l’utilizzo solo in alcuni paesi dovrà essere considerato sufficiente.

Chi ha depositato una domanda di marchio UE può far valere i propri diritti di marchio prima della registrazione?

No. Il marchio dell’Unione Europea (marchio UE) gode di protezione a partire dalla pubblicazione della registrazione. Alcuni diritti possono tuttavia essere fatti valere dopo la pubblicazione della domanda. I tribunali italiani hanno concesso misure cautelari anche in base a una domanda di marchio UE.

FAQ - Nome a dominio

Che cosa è un nome a dominio?

Con il termine “nome a dominio” si indica l’“indirizzo” che digitiamo, quasi sempre preceduto da “www.”, nella barra di navigazione del browser per collegarci ad un sito internet. La maggioranza dei nomi a dominio è costituita da una parola seguita da un punto e da un’estensione (ad esempio www.tuomarchio.it), cioè dalla stringa di caratteri corrispondente al registro nel quale il nome a dominio viene iscritto.

Nome a dominio e sito web sono la stessa cosa?

No. Il nome a dominio indica solo l’indirizzo che viene digitato nella barra di navigazione del browser, il sito web indica l’insieme delle pagine accessibili tramite tale indirizzo.

Perché registrare il nome a dominio corrispondente al proprio marchio?

Registrare il nome a dominio corrispondente al proprio marchio o denominazione sociale in tutti i registri di interesse significa assicurarsi una riconoscibilità in internet, quindi essere visibili in rete. Inoltre, la registrazione dei propri marchi e/o della propria denominazione sociale come nomi a dominio nei paesi in cui si opera o si intende operare rappresenta una ulteriore forma di tutela di grande importanza. Non assicurarsi la proprietà del nome a dominio corrispondente al marchio nei registri di interesse significa esporsi al pericolo che il proprio marchio o denominazione sociale siano utilizzati abusivamente da terzi su internet.

Posso impedire ad altri di utilizzare un nome a dominio corrispondente al mio marchio?

Esistono procedure per il recupero di un nome a dominio, gestite da organismi nazionali ed internazionali, che permettono al proprietario di un marchio di ottenere che gli sia trasferita la proprietà del nome a dominio registrato abusivamente da terzi. Tali procedure, dette di riassegnazione, sono disponibili per i nomi a dominio .it e .eu nonché per la maggior parte dei nomi a dominio con estensione “generica” (ad esempio .com, .moda, .toys). L’applicazione della procedura di riassegnazione comporta in genere tempi e costi assai inferiori rispetto alle normali procedure giudiziarie, che comunque non sono precluse dal ricorso alla procedura di riassegnazione.

Come si registra un nome a dominio?

Per registrare un nome a dominio è necessario inoltrare una richiesta al registro competente. Il registro analizza la richiesta e in assenza di imprevisti la formalizza.

Chi può registrare un nome a dominio .it oppure .eu?

Può registrare un nome a dominio qualsiasi persona fisica, società od organizzazione che abbia residenza o domicilio nell’Unione Europea, oppure in Islanda, Liechtenstein o Norvegia. I nomi a dominio .it possono essere registrati anche qualsiasi persona fisica, società od organizzazione che abbia residenza o domicilio nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino o in Svizzera.

Quanto dura la registrazione di un nome a dominio .it oppure .eu?

La registrazione di un nome a dominio .it oppure .eu dura un anno, rinnovabile alla scadenza.