Approfondimenti / Marchio Italiano

Territorio

La registrazione protegge il marchio nell’intero territorio italiano (complessivamente Kmq 324.000, circa 60 milioni di abitanti) e nello Stato di San Marino e può essere riconosciuta nella Città del Vaticano.Marchio Italiano

Marchi registrabili

Sono marchi registrabili tutti i segni (parole, figure, forme) rappresentabili graficamente, se rispondenti ai requisiti di novità, distintività, liceità. Sono registrabili anche i suoni rappresentati graficamente, le combinazioni di colori e le tonalità di colore.

Categorie di marchi

Sono categorie di marchi i marchi di prodotto, i marchi di servizio, i marchi collettivi, marchi di forma (tridimensionali).

Chi può richiedere un marchio italiano

Può richiedere un marchio italiano ogni persona fisica o giuridica appartenente all’Unione Europea o a Stati membri della Convenzione di Parigi o all’OMC, oppure a paesi che garantiscono reciprocità di trattamento. Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio.

Presentazione della domanda

La presentazione della domanda va effettuata presso l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) o attraverso gli UPICA (Uffici Provinciali del Ministero dell’Industria).

Effetti della domanda

Il marchio italiano gode di protezione fin dal momento della presentazione della domanda. È pertanto possibile, sin dalla presentazione della domanda, proporre azioni giudiziarie volte alla tutela dei diritti di marchio.

Priorità

E’ possibile rivendicare entro sei mesi la priorità di un precedente deposito nazionale in qualsiasi paese membro della Convenzione di Parigi o dell’OMC. Una prima domanda di marchio italiano può costituire diritto di priorità al momento della presentazione della domanda in altri paesi della Convenzione di Parigi o dell’OMC per lo stesso marchio.

Consulenti mandatari

I richiedenti possono essere rappresentati professionalmente soltanto da consulenti mandatari abilitati iscritti nell’Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale o da avvocati.

Esame

Non si effettua un esame di novità, ma solo di distintività, liceità e non ingannevolezza.

Ricerca di anteriorità

L’UIBM non effettua una ricerca di anteriorità per determinare l’esistenza di marchi anteriori uguali o simili.

Opposizione

Dal 1 luglio 2011 è possibile presentare opposizione alle domande italiane di registrazione depositate a partire dal 1 maggio 2011. Possono inoltre essere oggetto di opposizione le registrazioni internazionali pubblicate sulla Gazette dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) a partire dal 1 luglio 2011, indipendentemente dalla data di deposito della domanda, che può risalire anche a data anteriore al 1 maggio 2011.

Registrazione

Il certificato di registrazione viene ottenuto dopo 2/3 anni, se la domanda non è rifiutata.

Diritti conferiti dalla registrazione

La registrazione conferisce al titolare il diritto esclusivo sul marchio nel territorio italiano.

Classificazione

Si applica la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi (Accordo di Nizza). Ciascuna domanda può includere più classi di prodotti e/o servizi.

Durata e rinnovo

La durata della registrazione italiana è di 10 anni dalla data di presentazione della domanda. Il rinnovo è possibile indefinitamente per successivi periodi decennali.

Uso del marchio registrato

Il mancato uso del marchio registrato protratto per 5 anni dopo la registrazione può comportarne la decadenza.

Incontestabilità

Il proprietario di un marchio anteriore che ha tollerato per un periodo di 5 anni consecutivi l’uso di un marchio posteriore essendone a conoscenza, non potrà più richiedere che quest’ultimo venga dichiarato nullo, né opporsi al suo ulteriore uso.

Preuso

Il preuso è riconosciuto e tutelato, a determinate condizioni.

Cessione

La cessione del marchio è consentita anche a prescindere dalla cessione dell’azienda, anche per parte dei prodotti o servizi.

Licenza

La licenza del marchio è consentita per tutti o parte dei prodotti o servizi.

Marking

Il marking, cioè l’utilizzo di simboli indicanti che il marchio è depositato o registrato, è facoltativo.

Protezione doganale

Sia la domanda che la registrazione danno diritto alla protezione doganale cioè a chiedere il sequestro alla dogana di prodotti contraffatti.

Accordi internazionali applicabili

Convenzione di Parigi, Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi e relativo Protocollo, TRIPs-OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio).