Gestire il valore dei diritti di proprietà industriale

La valutazione e la gestione degli asset immateriali costituiti dai diritti di brevetto e di marchio è di importanza fondamentale per tutte le imprese, anche quelle medie o piccole, per le quali è essenziale far fruttare al massimo tutte le risorse a disposizione.

Questa pagina contiene informazioni sugli accordi di licenza, sulla valutazione degli asset immateriali e sui contratti di franchising.

Per ulteriori indicazioni su come gestire e valutare i diritti di proprietà industriale, contattaci.

LICENZA

Con un accordo di licenza si consente a terzi l’uso di un brevetto, un marchio o altro diritto di proprietà industriale dietro pagamento di un compenso, in genere una royalty calcolata in percentuale sul fatturato.

La licenza è tipicamente lo strumento che consente di utilizzare un brevetto o un marchio su mercati in cui l’impresa titolare non è direttamente operativa oppure in cui ci sono ampie opportunità in relazione ai prodotti o servizi proposti che non si è in grado di sfruttare da soli. Ad esempio:

• se il titolare non dispone o non ritiene conveniente impiegare capitali per produrre l’oggetto di un brevetto su scala industriale o non è in grado di soddisfare da solo le potenzialità del mercato, può concedere ad altri una licenza per la produzione dell’invenzione
• se il brevetto è utilizzabile in più settori o in relazione a produzioni diverse, l’impresa titolare può dare in licenza a terzi l’uso dell’invenzione nei settori o produzioni in cui non opera direttamente
• se un marchio è stato registrato per una gamma di prodotti ampia, di cui l’impresa titolare produce solo una parte, può concedere il marchio in licenza ad una o più imprese per la produzione di altri prodotti o servizi coperti dal marchio cui l’impresa titolare non è interessata direttamente
• se un’impresa è titolare di un brevetto o di un marchio valido in più paesi ma non ha interesse o mezzi sufficienti per produrre o commercializzare il prodotto o offrire il servizio contraddistinto dal marchio nell’intero territorio di protezione, può concedere una licenza ad imprese terze interessate ad operare nelle zone non raggiunte dal titolare.

La stesura e negoziazione dei contratti di licenza a livello nazionale e internazionale richiede competenze specifiche ed una solida esperienza in quanto il contratto può contenere ulteriori pattuizioni (cessione di know-how, assistenza tecnica, fornitura di materia prima o macchinari, ecc.) e deve indicare come devono essere risolti possibili eventi o conflitti nel corso del contratto stesso, anche in relazione alla o alle legislazioni applicabili.

VALUTAZIONE

Il valore di un’impresa viene oggi stimato sempre più in considerazione anche degli asset immateriali, in particolare ai diritti di brevetto e di marchio.

La necessità di determinare con precisione il valore di brevetti e marchi può nascere in diverse situazioni, quali ad esempio:

• la vendita, o la concessione in licenza, di un brevetto o di un marchio: la valutazione è finalizzata a determinare il prezzo di vendita o la royalty
• la vendita o la fusione dell’impresa: i diritti di proprietà industriale sono valutati come parte del patrimonio globale dell’impresa
• una controversia giudiziaria: la valutazione è funzionale alla quantificazione del danno economico connesso alla violazione di diritti di brevetto o marchio
• motivazioni di natura contabile o fiscale: iscrizione a bilancio del beni immateriali, rivalutazione del patrimonio aziendale, ecc.

La valutazione di brevetti e marchi può essere effettuata secondo diversi criteri e metodologie. Il metodo da utilizzare per ogni valutazione va determinato anche in base alla finalità della valutazione stessa.

La finalità della valutazione deve pertanto essere chiara e soprattutto affidata a professionisti con una consolidata esperienza nel settore.

FRANCHISING

Con il contratto di franchising, una impresa produttrice di beni, soprattutto di consumo, detta affiliante (franchisor) trasferisce ad un’altra impresa, detta affiliata (franchisee), il diritto di commercializzare prodotti o servizi con il proprio marchio  e con il proprio know-how, incluse le procedure di svolgimento del business e le forme, anche visive, di utilizzo del marchio e di quanto ad esso collegato, come insegne, arredo dei locali, packaging, ecc. In genere, nel franchising di prodotto, l’affiliante fornisce i propri prodotti all’affiliato o stabilisce quali sono le fonti di approvvigionamento cui rivolgersi.

Il franchising ha lo scopo di garantire, tramite un contratto tra affiliante e un largo numero di affiliati, la costituzione di un network distributivo perfettamente riconoscibile dall’utente che può aspettarsi in qualsiasi punto vendita la stessa qualità e le stesse caratteristiche di prodotti o servizi. Per l’affiliante esso facilita grandemente la costituzione di una rete distributiva senza investimenti in proprio mentre per l’affiliato costituisce la possibilità di entrare in un settore commerciale con un solido marchio e know-how alle spalle.

Il contratto di franchising, come quello di licenza, deve considerare molte variabili, è sottoposto a normative nazionali e internazionali e richiede pertanto conoscenze ed esperienze professionali specifiche.