Posted by Laura Ercoli on 11 novembre 2019

Brexit rinviata: gli effetti su marchi e design con validità in tutta l’UE

Il termine ultimo per la Brexit è il 31 gennaio 2020: ecco quali saranno gli effetti di cui devono tenere conto i titolari di marchi UE e design comunitari, con validità in tutti i paesi UE.

A meno di improbabili colpi di scena, la decisione dell’Unione Europea di accettare la richiesta di posticipare la data di uscita del Regno Unito dalla UE ha come conseguenza una possibile Brexit sulla base di un accordo che, immediatamente dopo la sua conclusione ma non oltre il 31 gennaio 2020, consenta l’uscita stessa.

È opportuno, tenuto conto dei tempi abbastanza stretti, che i titolari di marchi dell’Unione Europea e design comunitari registrati o in corso di registrazione di fronte all’Ufficio della Proprietà Intellettuale dell’Unione Europea (EUIPO), abbiano presenti, in relazione alle loro strategie di mercato, quali sono gli effetti della Brexit sui diritti che attualmente si applicano sul territorio di tutti i paesi dell’Unione, incluso il Regno Unito (vedi news dell’8 marzo 2019).

Ottenimento automatico di una registrazione nel Regno Unito in sostituzione di quella UE

Il governo britannico ha già da tempo indicato che nel caso di uscita sia senza accordo con l’UE (cosiddetta hard Brexit) che con un accordo, al momento in cui la separazione sarà effettiva, verrà automaticamente creata una registrazione di marchio o design per il Regno Unito, identica a quella Europea, che prenderà effetto dalla data di deposito della registrazione UE e manterrà la priorità di quest’ultima.

Il titolare del marchio o design registrato per il territorio della UE (incluso quello derivante dalla designazione UE in una domanda/registrazione internazionale) si troverà pertanto automaticamente ad essere titolare di un marchio o design per il Regno Unito clone di quello Europeo senza alcun costo o alcuna formalità ma avrà anche diritto, salvo avesse già utilizzato la registrazione nel Regno Unito, alla rinuncia alla registrazione clone con conseguente cancellazione di essa.

La durata della registrazione sarà pari a quella della UE e il rinnovo seguirà le regole della normativa nazionale del Regno Unito.

In caso di domanda di marchio o design europeo ancora in corso, è previsto il diritto per il titolare di richiedere che una equivalente domanda venga automaticamente creata di fronte all’Ufficio della Proprietà Intellettuale inglese.

La stessa procedura è richiesta per i design registrati per i quali è pendente la pubblicazione in quanto ne era stato richiesto il differimento. La domanda dovrà essere presentata entro nove mesi dalla data di uscita del Regno Unito dalla UE e sarà soggetta al pagamento delle tasse applicate per un marchio o design nazionale.

Sarà riconosciuta la priorità della domanda UE e la prosecuzione avverrà di fronte all’Ufficio della proprietà intellettuale britannico.

La procedura di creazione di un parallelo marchio nazionale è prevista anche per quanto riguarda i marchi collettivi o di certificazione dell’Unione Europea. Ove il regolamento d’uso del marchio sia stato depositato presso l’EUIPO in una lingua diversa dall’inglese, sarà necessario produrre una traduzione in quest’ultima lingua.

I diritti di design non registrati esistenti in base alla normativa dell’Unione Europea, dopo la Brexit continueranno ad essere riconosciuti nel Regno Unito per il residuo periodo di protezione. Un diritto di design non registrato sarà riconosciuto nel Regno Unito per i design pubblicati/usati nello stato dopo la Brexit.

Uso e rinomanza del marchio

Per un periodo di 5 anni a partire dalla Brexit, l’uso di un marchio UE nell’Unione Europea, ma non nel Regno Unito, che sia riconosciuto come effettivo, sarà considerato come marchio usato nel Regno Unito.

Tuttavia, se detto uso è interrotto prima della Brexit, il periodo di non uso verrà considerato a partire dalla data dell’interruzione anche per il marchio nel Regno Unito. Dopo la Brexit per la registrazione clone nel Regno Unito varrà soltanto l’uso nazionale.

Un uguale principio, mutatis mutandis, verrà applicato alla rinomanza acquisita dal marchio nel territorio dell’Unione Europea, ma non nel Regno Unito.

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