La Corte di Cassazione ha confermato che l’art. 19 comma 2 del Codice della Proprietà Industriale che esclude la registrazione del marchio in mala fede non è applicabile alla registrazione di marchi scaduti e che abbiano cessato di produrre effetti.

L’Editrice Radio Vicenza era stata titolare di una registrazione per il marchio “Radio Vicenza”, ma a partire dal 1998 aveva omesso di rinnovare la registrazione del marchio.

Quando nel giugno del 2007 la Radio RVA aveva ottenuto a sua volta la registrazione del marchio “Radio Vicenza”, l’Editrice Radio Vicenza aveva iniziato una causa volta essenzialmente ad ottenere l’annullamento della nuova registrazione.

L’Editrice Radio Vicenza sosteneva fra l’altro che Radio RVA avesse registrato il marchio “Radio Vicenza” in seguito a una trattativa fra le parti riguardante una possibile attività economica comune sotto il marchio “Radio Vicenza”.

Il Tribunale e la Corte d’Appello di Venezia avevano respinto la richiesta dell’Editrice Radio Vicenza, che ha presentato ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.

Con sentenza del 30 aprile 2018 n. 10390 la Cassazione civile Sez. I ha respinto il ricorso, ribadendo i criteri per l’applicazione dell’articolo 19 comma 2 del Codice della Proprietà Industriale, secondo il quale “non può ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede”.

La registrazione del marchio in mala fede

La sentenza spiega che alcune ipotesi di registrazione del marchio in mala fede sono già previste da specifiche disposizioni del Codice della Proprietà Industriale: ad esempio la registrazione come marchio di un nome notorio, o di un marchio conosciuto e usato per prodotti identici o simili. Ma si tratta di fattispecie tipizzate in cui la registrazione è nulla non perché operata in mala fede (ex articolo 19 comma 2) quanto piuttosto per la presenza di un diritto anteriore.

Secondo la Suprema Corte l’articolo 19 comma 2 è, invece, una disposizione “di chiusura”, che può trovare applicazione solo in relazione a situazioni che non costituiscano già impedimenti alla registrazione o cause di nullità in base ad altre norme . La giurisprudenza conferma che la norma in questione è intesa tutelare i soggetti che abbiano fatto progetti o preparativi per utilizzare un determinato marchio e si accingano a registrarlo. Sostanzialmente la norma sulla registrazione del marchio in malafede tutela la “legittima aspettativa” sul marchio che l’interessato intendeva registrare al fine di iniziarne l’uso o sul quale vi era una notorietà in fieri, e che invece è stato registrato da un terzo venuto a conoscenza di tale aspettativa.

Nel caso di specie, considerando che l’Editrice Vicenza aveva abbandonato dal 1998 la registrazione del marchio omettendo di rinnovarla e che non aveva più nemmeno utilizzato il marchio almeno dal 2001, la Suprema Corte ha ritenuto non applicabile l’articolo 19, comma 2 in quanto non può considerarsi in mala fede la registrazione di un marchio identico a un marchio registrato già appartenuto ad altri che abbia definitivamente cessato di produrre i suoi effetti a causa del mancato uso per un periodo significativo di tempo e del mancato rinnovo della registrazione. In tali condizioni, non rileva che la nuova registrazione sia stata effettuata successivamente ad una trattativa con il titolare della precedente registrazione che si era accreditato come titolare di un diritto di marchio in realtà perduto.

La sentenza ricorda in conclusione che il diritto italiano, come quello dell’Unione Europea, non vieta infatti la registrazione del marchio che sia scaduto al momento del deposito della nuova domanda.

Occorre tuttavia ricordare che diversa sarebbe stata la conclusione nel caso di un marchio scaduto da poco tempo o con notorietà ancora viva presso il pubblico. La suprema corte cita al riguardo la sentenza nella causa T-327/12  (Simca Europe Ltd.) dell’ 8 maggio 2014  con la quale il Tribunale dell’Unione Europea ha ritenuto registrato in mala fede un marchio cessato da tempo ma di cui era ancora vivo il ricordo nel pubblico: in quel caso la mala fede era stata riconosciuta nella deliberata registrazione di un marchio al fine di generare un’associazione con i vecchi marchi e trarre vantaggio dalla loro notorietà.