Il caso NP01154, riguardante la contraffazione di una varietà vegetale in Cina, dimostra l’efficacia dell’azione legale a tutela dei diritti di proprietà intellettuale anche in contesti tradizionalmente considerati complessi: l’avvocato Federico Caruso di SIB Lex e la nostra European patent attorney Valentina Predazzi spiegano nel dettaglio i motivi che hanno portato la Corte Suprema cinese a riconoscere la gravità della violazione e concedere un risarcimento record alla titolare dei diritti violati.

La Corte Suprema del Popolo cinese, con decisione del 25 aprile 2025, ha condannato la società Henan Jin XX Seed Co. (nel seguito “Henan Jin”) per la contraffazione della privativa per varietà vegetale riguardante il mais NP01154 (ibrido di mais protetto dalla società francese Limagrain e concesso in licenza esclusiva alla cinese Hengji).

In appello la Corte ha ribaltato la sentenza di primo grado, riconosciuto un risarcimento record di circa 53,5 milioni di RMB (circa 7 milioni di euro) in favore di Hengji ed emesso un ordine di inibitoria all’utilizzo della varietà. Si tratta del maggior risarcimento mai accordato in Cina per la violazione di una privativa per varietà vegetale, reso possibile anche grazie all’applicazione di danni punitivi in considerazione della gravità e intenzionalità dell’illecito, protrattosi per oltre cinque anni.

Il caso

NP01154 è una varietà di mais sviluppata da Limagrain e protetta da privativa per nuova varietà vegetale (anche) in Cina. Hengji, licenziataria esclusiva per il mercato cinese di NP01154, aveva  scoperto che la società sementiera Henan Jin stava commercializzando sette varietà ibride di mais (tra cui “Zheng Pinyu 491”, “Jinyuanyu 304”, “Zhengyuanyu 777” ecc.) ottenute illecitamente utilizzando NP01154 come genitore.

Hengji aveva agito in giudizio chiedendo il divieto di commercializzazione e un risarcimento per circa 160 milioni di RMB (inclusi danni punitivi e spese legali). In primo grado, tuttavia, il tribunale (Corte Intermedia del Popolo di Lanzhou) aveva rigettato le richieste di Hengji. Entrambe le parti avevano sostenuto le proprie tesi difensive con il supporto di perizie e di analisi genetiche.

In particolare, Henan Jin aveva presentato una perizia a sostegno della propria tesi che la varietà parentale impiegata, denominata “YZ320”, differisse geneticamente da NP01154 in alcuni marcatori del DNA, e che ciò escludesse la contraffazione.

Il giudice di prime cure aveva accolto questa tesi, ritenendo non provata la coincidenza tra YZ320 e NP01154 sulla base di differenze riscontrate in 5 marcatori molecolari aggiuntivi i quali, tuttavia, non rientrano fra quelli che sono comunemente adottati – in quanto accettati dalla comunità scientifica di riferimento – per i test genetici sul mais.

Hengji aveva impugnato la decisione e, in secondo grado, la Corte Suprema specializzata in materia di proprietà intellettuale le ha dato ragione. La Corte ha valutato nel dettaglio le prove genotipiche offerte da entrambe le parti. In particolare, ha ritenuto che proprio i 5 marcatori addizionali utilizzati dalla difesa non fossero riconosciuti dalla comunità scientifica come idonei a distinguere varietà diverse, e che la metodologia seguita in quel test non rispettasse gli standard ufficiali cinesi per l’analisi molecolare delle varietà.

Di conseguenza, tali risultati sono stati ritenuti inattendibili e privi di valore probatorio. La Corte ha invece attribuito piena attendibilità ai test di Hengji, i quali dimostravano che vi era una sola differenza genetica tra YZ320 e NP01154, confermando che YZ320 era in realtà la stessa varietà (o comunque un derivato diretto) di NP01154.

Accertata la violazione intenzionale, la Corte ha sottolineato la gravità eccezionale del caso: Henan Jin aveva sfruttato la varietà altrui per almeno 5 anni, producendo 7 ibridi commerciali su una superficie complessiva di circa 3.335 ettari. Questi numeri hanno convinto i giudici ad applicare i danni punitivi, recentemente introdotti nella normativa cinese per le violazioni dolosamente ripetute dei diritti di proprietà intellettuale.

I giudici cinesi, con questa decisione, hanno superato di gran lunga il loro precedente record (circa 3,3 milioni di RMB in un caso del 2024 relativo a una varietà di melo), consolidando il loro orientamento in base al quale le violazioni di privative per varietà vegetali sono punite severamente, con una chiara svolta deterrente per la tutela dei diritti dei breeder in Cina.

Varietà essenzialmente derivata (EDV): concetto chiave per la tutela varietale

Un aspetto centrale del caso NP01154 è il concetto di varietà essenzialmente derivata (in inglese Essentially Derived Variety, EDV). Ma cosa significa esattamente? In termini semplici, si parla di EDV quando una nuova varietà è ottenuta in larga parte da un’altra varietà già protetta (detta varietà iniziale), mantenendone le caratteristiche essenziali derivanti dal genotipo di quest’ultima, pur differenziandosi per variazioni minori dovute alla derivazione.

In altre parole, l’EDV non è un clone della varietà protetta, ma una sorta di “figlia” molto simile alla varietà originaria: differisce da essa solo per uno o pochi caratteri (ad esempio una mutazione o un singolo tratto alterato), ma per il resto ne condivide il profilo genetico e l’espressione dei caratteri fondamentali.

Questo concetto, introdotto a livello internazionale dall’Atto UPOV del 1991, è recepito sia nella normativa UE che in quella italiana. L’art. 13 del Regolamento (CE) n. 2100/94 (sulla privativa comunitaria per le varietà vegetali) e l’art. 107 del Codice della Proprietà Industriale italiano includono esplicitamente le EDV tra le varietà sottoposte al diritto del costitutore.

Ciò significa che anche una varietà “derivata” non può essere sfruttata commercialmente senza autorizzazione del titolare della varietà iniziale. Il motivo è chiaro: senza questa protezione, basterebbe introdurre piccole modifiche (ad es. indurre una mutazione o incrociare marginalmente la varietà originale) per creare una varietà simile e aggirare la privativa, vanificando gli investimenti in ricerca del costitutore originale.

Più nel dettaglio, le norme in tema di EDV intendono evitare sia che si sviluppino nuove varietà vegetali pressoché identiche ad altre, ovvero che si utilizzino varietà protette per ottenere ibridi mediante il reincrocio ripetuto delle stesse (ad esempio, utilizzando sempre la varietà protetta A e la varietà B per incrociarle e ottenere ibridi C, D, ecc.)

Nel caso in esame, la varietà YZ320 impiegata da Henan Jin per la produzione degli ibridi era sostanzialmente NP01154 con minime differenze (si è parlato della caratteristica di “mais glutinoso” come tratto distintivo addotto dalla difesa). Di fatto quindi YZ320 rientrava perfettamente nella definizione di varietà essenzialmente derivata da NP01154 senza l’autorizzazione del costitutore.

La Cina, pur non avendo ancora aderito formalmente all’Atto UPOV del 1991, ha però aggiornato la propria legislazione per recepirne i principi: la revisione della Seed Law cinese del 2021 ha introdotto il concetto di EDV (art. 28) vietando di utilizzare ripetutamente, senza consenso, il materiale di propagazione di una varietà protetta per creare una nuova varietà.

In altre parole, l’uso di una varietà come genitore per sviluppare un’altra varietà commerciale è ora chiaramente regolato. La decisione della Corte Suprema nel caso NP01154 conferma in concreto tale principio: utilizzare come linea parentale una varietà altrui protetta equivale a derivarla essenzialmente, e comporta la violazione della privativa se ciò avviene senza il consenso del titolare dei diritti.

Ovviamente, diverso è il caso in cui una varietà protetta sia usata per programmi di breeding veri e propri, con attività di incrocio e selezione volti a ottenere varietà nuove e distinte da tutte quelle impiegate nel programma di miglioramento genetico. In questi casi, troverà applicazione la c.d. breeder exemption.

Prove molecolari e tutela delle varietà: il peso della genetica cresce

Questo caso sottolinea anche un trend di fondamentale importanza pratica: la crescente rilevanza delle prove genotipiche (DNA) nelle controversie su nuove varietà. Tradizionalmente, l’accertamento di contraffazione o derivazione varietale si basava molto su caratteristiche fenotipiche (morfologiche e agronomiche) e test di distinzione in campo. Oggi, grazie ai costi ridotti del sequenziamento e alla disponibilità di marcatori molecolari, è prassi sempre più comune confrontare direttamente il profilo genetico delle varietà in disputa. I vantaggi sono evidenti: il DNA offre riscontri oggettivi e quantitativi sul grado di somiglianza o diversità tra due linee.

Nel caso NP01154, entrambe le parti hanno prodotto analisi del DNA sui semi per sostenere le proprie tesi. La disputa si è giocata sulla qualità ed affidabilità di queste analisi: la Corte Suprema ha chiarito che non tutti i marcatori genetici hanno pari valore probatorio, ma occorre riferirsi a metodologie validate e riconosciute.

I periti di Henan Jin avevano cercato differenze su alcuni loci genetici particolari, ma la Corte ha escluso quei risultati perché non conformi agli standard tecnici ufficiali e non basati su marcatori comunemente accettati per distinguere varietà di mais. Al contrario, le prove di Hengji hanno convinto perché focalizzate su elementi genetici significativi e universalmente riconosciuti nel settore.

Questa pronuncia evidenzia come i tribunali (cinesi, ma non solo) stiano acquisendo familiarità con le tecniche di biologia molecolare e siano disposti ad avvalersene, a patto che siano scientificamente fondate.

A livello normativo, la Cina sta facendo da apripista in questo campo: le nuove Norme di protezione delle varietà vegetali (entrate in vigore il 1° giugno 2025) prevedono espressamente che l’identificazione di una EDV debba basarsi principalmente su test molecolari e su esami fenotipici, integrando all’occorrenza informazioni su metodi di selezione, processo di breeding e parentele genetiche. Inoltre, è prevista l’istituzione di linee guida tecniche e di un albo di esperti per supportare le autorità nell’implementazione del sistema EDV.

Si tratta di un chiaro riconoscimento istituzionale del fatto che la genetica è ormai uno strumento indispensabile per tutelare efficacemente le nuove varietà. Anche nell’Unione europea e in Italia, pur senza disposizioni così dettagliate, la tendenza è di integrare sempre più le prove DNA nelle procedure di esame e nei contenziosi su privative per varietà vegetali.

Infatti, secondo alcune pronunce, sebbene la valutazione della violazione di una privativa per varietà vegetale sia in linea di principio basata su un esame fenotipico, la comparazione del DNA delle piante contraffatte (ad esempio perché propagate senza autorizzazione) con quello custodito presso gli enti che si occupano della tenuta dei registri varietali nazionali può rivelarsi decisiva, soprattutto se effettuata con l’utilizzo di marker molecolari accettati dagli studi di riferimento.

Dunque il ricorso alla prova del DNA rappresenta uno strumento utile per i breeder. Ciò significa che svolgere analisi genetiche sulle proprie varietà è utile per dimostrare eventuali contraffazioni, ma anche per evitare che eventuali varietà risultanti da programmi di incrocio siano troppo somiglianti a varietà altrui protette quando si sviluppano nuovi genotipi.

Implicazioni strategiche: Cina allineata agli standard internazionali, tolleranza zero per la contraffazione

La vicenda NP01154 offre spunti strategici importanti per chi opera nel settore del breeding vegetale, in particolare in Cina ma anche a livello globale. Innanzitutto, dimostra che la tutela giuridica delle varietà vegetali in Cina è divenuta una realtà concreta e incisiva: le autorità giudiziarie cinesi mostrano di prendere molto sul serio la contraffazione di sementi e materiale di propagazione, equiparandola (in termini sanzionatori) alle violazioni di altri diritti di proprietà intellettuale come i brevetti o i marchi.

Il fatto che la Corte Suprema abbia comminato un risarcimento esemplare – comprensivo di una componente punitiva – segna un cambio di passo rispetto al passato, quando i rimedi in questo ambito erano spesso limitati o di basso impatto. Questa evoluzione normativa e giurisprudenziale è in linea con l’adesione graduale della Cina ai principi dell’Atto UPOV del 1991 e con la volontà del legislatore cinese di promuovere l’innovazione agricola interna e attrarre investimenti esteri nel settore sementiero.

Per le aziende sementiere e i ricercatori (sia locali che esteri) ciò significa poter confidare in una maggiore protezione delle proprie varietà sul mercato cinese. Diventa più difficile, per gli operatori scorretti, appropriarsi di germoplasma altrui apportando minime variazioni: il rischio di subire cause milionarie e sanzioni pesanti è ormai tangibile. Allo stesso tempo, il caso Limagrain evidenzia l’importanza di registrare le proprie varietà in Cina (ottenere la privativa locale) e di vigilare attivamente sul mercato, perché le opportunità di enforcement esistono e danno risultati.

Va ricordato che la privativa su nuove varietà vegetali è un diritto territoriale: solo avendo una tutela in vigore in Cina Limagrain/Hengji ha potuto agire con successo contro l’azienda cinese. Pertanto, chi sviluppa nuove cultivar di interesse commerciale farebbe bene a considerare la protezione in tutti i paesi rilevanti (Cina inclusa), inserendola nella propria strategia brevettuale/varietale sin dalle prime fasi.

Un altro messaggio forte che emerge è la deterrenza: sanzioni come quelle comminate a Henan Jin rappresentano una valida ragione per non intraprendere massicce attività di violazione di diritti di privativa altrui.

Sebbene la materia delle varietà vegetali non abbia ancora registrato casi eclatanti in Italia paragonabili a quello cinese, il quadro internazionale che si delinea è di una maggiore tutela per il costitutore e di un crescente coordinamento nell’affermare principi comuni (come appunto l’estensione di tutela alle EDV e l’uso di prove genetiche).

Conclusioni pratiche: proteggere e far valere le privative, anche in Cina

In conclusione, la decisione della Corte Suprema cinese nel caso NP01154 dimostra l’efficacia dell’azione legale a tutela delle varietà vegetali, anche in contesti tradizionalmente considerati complessi come la Cina.

È un segnale incoraggiante per tutti i breeder e le aziende sementiere: vale la pena agire contro le violazioni dei propri diritti, perché i tribunali (in Cina come altrove) sono sempre più sensibili a queste tematiche e dispongono degli strumenti normativi per sanzionare duramente gli illeciti. Naturalmente, ogni caso va affrontato con una strategia mirata: dalla raccolta di evidenze tecniche solide (analisi del DNA, prove di coltivazione comparativa) all’individuazione del foro competente e al coordinamento con le autorità locali.

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