Posted by Laura Ercoli on 29 novembre 2018

Riforma marchi UE e Tribunale unificato dei brevetti, al via l’attuazione

Due decreti legislativi portano a compimento l’attuazione in Italia del cosiddetto “pacchetto di riforme marchi UE”, delle norme UE sul brevetto unitario e dell’Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti.

Il Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2018 ha approvato due decreti legislativi riguardanti marchi e brevetti. Entrambi i decreti entreranno in vigore soltanto dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

marchi e brevetti Italia

Marchi di impresa, attuazione delle riforme UE

Il primo decreto riguarda l’attuazione della Direttiva UE 2015/2436  sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa e il Regolamento UE 2017/1001 riguardante il cosiddetto “pacchetto di riforme marchi UE .

Tra i principali innovazioni, il comunicato del Consiglio dei Ministri segnala:

  • l’abolizione del requisito della rappresentazione grafica del marchio, con la possibilità di accettare nuovi tipi di marchi, depositati in formati non previsti in precedenza dai sistemi nazionali (ad esempio segni costituiti da una combinazione di immagini e suoni);
  • l’estensione del divieto di forma ad altre caratteristiche, per cui un marchio non potrà essere registrato o, se registrato, potrà essere invalidato se il segno consiste esclusivamente di una forma, o di un’altra caratteristica, risultante dalla natura dei prodotti;
  • l’impedimento assoluto alla registrazione dei marchi nel caso di conflitto con le denominazioni di origine ed indicazioni geografiche (DOP/IGP), indipendentemente dal settore di appartenenza (vini, bevande spiritose, prodotti agricoli e alimentari ecc.), nonché la previsione di particolari motivi di rifiuto della registrazione a causa di conflitti con le menzioni tradizionali protette relative ai vini (MTV) e alle specialità tradizionali garantite (STG) tutelate dalla legislazione dell’Unione;
  • una protezione rafforzata ai marchi che godono di rinomanza in uno Stato membro e il diritto, per i titolari di marchi che godono di rinomanza, a prevenire usi che, senza giusta causa, traggano indebitamente vantaggio o pregiudichino il loro carattere distintivo o la loro reputazione;
  • l’estensione della possibilità di applicare, anche in caso di mero transito, la procedura di sequestro alla frontiera delle merci contraffatte, prima prevista solo in presenza di elementi indiziari del fatto che le merci sospette sarebbero state commercializzate in Europa;
  • l’introduzione del divieto di svolgere atti preparatori alla contraffazione.

Attuazione delle norme sul Brevetto unitario e sul Tribunale unificato dei brevetti

Il secondo decreto reca le modifiche alla normativa nazionale necessarie all’attuazione delle norme europee sul brevetto unitario e dell’Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti.

Vengono modificati alcuni articoli del Codice della proprietà industriale relativi alla protezione brevettuale, con particolare riferimento all’introduzione di una tutela brevettuale unitaria (brevetto europeo con cosiddetto “effetto unitario”) negli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata.

Oltre a prevedere norme sostanziali sul brevetto europeo, il decreto istituisce una giurisdizione comune per tutti i Paesi partecipanti, con competenza esclusiva sulle azioni di violazione, contraffazione, revoca, accertamento di nullità o non violazione dei brevetti europei, con o senza effetto unitario, nonché sulle misure provvisorie e cautelari correlate, le domande riconvenzionali, le azioni di risarcimento danni anche in relazione ai certificati complementari di protezione (CCP) rilasciati sulla base di un brevetto europeo.

Tra le disposizioni transitorie e finali il decreto inserisce disposizioni volte a garantire l’applicazione della legislazione italiana alle cause riguardanti il brevetto europeo rilasciato per l’Italia pendenti fino alla data di entrata in vigore dell’Accordo e a quelle promosse successivamente davanti all’autorità giudiziaria italiana per effetto del regime transitorio.

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