Entra in vigore il 1° gennaio 2027 una nuova legge sui marchi in Cina; abbiamo riassunto le principali novità di interesse per le imprese italiane e aggiunto al riguardo alcuni consigli, utili sia per chi è già titolare di marchi cinesi, sia per chi si sta preparando a registrare un marchio in Cina.

Il 1° gennaio 2027 entreranno in vigore gli emendamenti alla legge marchi cinese approvati il 26 giugno 2026 dalla Commissione Permanente del 14º Congresso Nazionale del Popolo della Repubblica Popolare Cinese.

In generale, la nuova normativa rafforza gli strumenti di lotta alle registrazioni di marchio in malafede, offre una tutela ampliata per i marchi notori ed attribuisce un particolare rilievo all’uso effettivo del marchio.

Abbiamo sintetizzato tutte le novità più importanti per le imprese italiane, e aggiunto alcuni suggerimenti pratici per chi è titolare di marchi registrati in Cina.

1. Nuove misure contro il “trademark squatting”

Una delle principali problematiche nell’ambito della proprietà industriale in Cina è il cosiddetto “trademark squatting”, ovvero la registrazione preventiva e in malafede di marchi di successo occidentali da parte di soggetti cinesi, interessati ad utilizzarli sfruttando la notorietà del marchio originale o a rivenderli a caro prezzo al legittimo proprietario.

La nuova normativa rafforza le misure volte a contrastare questo fenomeno, introducendo il concetto di intenzione d’uso del marchio. Sono escluse dalla registrazione le domande di marchio depositate in assenza di una reale intenzione d’uso e che eccedono le normali esigenze produttive e commerciali. Si tratta di una formulazione ampia che permette di colpire i soggetti che depositano un gran numero di marchi a scopo di accaparramento, e che rende più semplici da un lato le attività di sbarramento a monte da parte dell’Ufficio Marchi cinese (CNIPA), dall’altro le azioni di opposizione da parte di terzi.

Secondo la nuova legge è inoltre espressamente vietato registrare intenzionalmente, in via preventiva, un marchio già utilizzato da un altro soggetto e dotato di un certo grado di notorietà. Si tratta di una fattispecie già inserita nella normativa cinese, ma la precedente formulazione prevedeva che il deposito non dovesse ledere i diritti anteriori esistenti di terzi, mentre ora si allarga la portata anche agli interessi legittimi.

Laddove il deposito senza reale intenzione d’uso e il deposito in via preventiva abbiano causato “effetti negativi” il CNIPA ha facoltà di comminare multe fino a 100.000 RMB (circa 13.350 Euro) ai richiedenti e fino a 200.000 RMB (circa 26.700 Euro) alle agenzie che li hanno assistiti e che erano o dovevano essere a conoscenza dell’illegittimità del deposito.

2. Misure contro l’uso ingannevole di marchi

I seguenti atti sono sanzionati con una lettera di richiamo e richiesta di rettifica, successivamente con l’imposizione di una multa (che in alcuni casi può arrivare fino a 250.000 RMB, circa 33.400 Euro) e con la possibile revoca della registrazione:

• l’utilizzo di un marchio registrato con modalità tali da trasmettere messaggi ingannevoli riguardo alla natura dei prodotti o servizi. Può essere il caso di marchi contenenti elementi che evocano caratteristiche positive del prodotto, ma che non corrispondono alla realtà (ad esempio un marchio contenente la dicitura “ricamato a mano” utilizzato per prodotti industriali);
• l’utilizzo in forma alterata di un marchio registrato. Questa disposizione colpisce i marchi registrati in una forma «innocua», ma che nel loro utilizzo concreto vengono distorti e alterati in modo da somigliare a marchi di terzi.

La legge conferisce a qualunque persona fisica o giuridica il potere di segnalare formalmente alle autorità competenti l’uso ingannevole di marchi registrati e la violazione di diritti sui marchi.

3. L’uso in ambienti online è ufficialmente riconosciuto come valido uso del marchio

Viene codificata la prassi già da tempo seguita dal CNIPA per la quale l’uso online (e-commerce, pubblicità digitale, social media etc.) costituisce un uso effettivo del marchio e può essere utilizzato per difendersi da azioni di cancellazione per mancato uso.

4. Ampliamento delle tipologie di marchi registrabili

 L’elenco dei segni registrabili è stato ampliato includendo espressamente i marchi di movimento e le combinazioni di elementi, incluse quelle di suoni e colori, permettendo così la protezione di animazioni di apertura delle app, loghi dinamici, sequenze di apertura di film. Non sono tuttavia registrabili gli effetti di movimento propri della natura stessa del prodotto, che permettono di ottenere un risultato tecnico o che conferiscono valore sostanziale al prodotto.

5. Periodo di opposizione abbreviato

Il termine per la presentazione di opposizioni viene ridotto da tre a due mesi dalla data di pubblicazione della domanda. Si tratta di una modifica fortemente voluta dal mondo imprenditoriale cinese, interessato a che le registrazioni siano concesse nel minor tempo possibile.

6. Possibile cancellazione della registrazione per non uso del marchio su iniziativa del CNIPA

La nuova normativa prevede che azioni di cancellazione per il mancato uso triennale di marchi registrati possano essere presentate non solo da soggetti terzi interessati ma anche dallo stesso CNIPA.

7. Protezione ampliata per i marchi notori

I titolari di marchi notori non registrati in Cina possono ora impedire la registrazione e l’uso di riproduzioni, imitazioni o traduzioni del loro marchio anche per prodotti o servizi non affini, se queste inducono in errore il pubblico e ledono i loro interessi. In precedenza la protezione interclasse era concessa solo ai titolari di marchi notori registrati in Cina. è bene ricordare peraltro che continuerà ad essere complesso dimostrare la notorietà di un marchio in Cina.

Consigli pratici

• Il periodo di opposizione abbreviato da tre a due mesi (vedi paragrafo n. 5) rende ancora più essenziale l’attivazione di un servizio di sorveglianza sui propri marchi, al fine di essere informati del deposito di eventuali segni confondibili e poter intervenire per tempo.

• L’introduzione del concetto di intenzione d’uso del marchio (vedi paragrafo n. 1) potrebbe comportare qualche rischio per i portafogli difensivi, anche se si potrebbe sostenere che il deposito del proprio marchio in una pluralità di classi e versioni a fini difensivi rientra nelle “normali esigenze di produzione o di attività commerciale” delle grandi imprese. Sarà importante monitorare come questa nuova disposizione troverà applicazione nella prassi dell’Ufficio. Nel frattempo, per i nuovi depositi difensivi potrebbe essere utile valutare liste di prodotti e servizi aventi una qualche connessione sostenibile con il proprio core business e predisporre in anticipo documentazione che ne comprovi la legittimità, come business plan o strategie generali relative al portafoglio marchi.

• La possibilità riconosciuta a qualunque soggetto di segnalare alle autorità un eventuale uso ingannevole dei marchi registrati (vedi paragrafo n. 2) può essere un utile strumento di intervento contro concorrenti che operano scorrettamente, ma non si può trascurare il rischio di essere vittima di segnalazioni altrui; è quindi bene prestare attenzione alle modalità con cui il proprio marchio viene usato sul mercato cinese ed al materiale ad esso connesso sotto il profilo dell’eventuale ingannevolezza.

• La possibilità per il CNIPA di avviare autonomamente procedure di cancellazione per non uso dei marchi registrati (vedi paragrafo n. 6) si configura primariamente come un ulteriore strumento di contrasto alle registrazioni effettuate a scopo speculativo. Tuttavia, non sappiamo in che misura e con quali modalità l’Ufficio utilizzerà questa facoltà ed è pertanto opportuno che tutte le aziende che possiedono registrazioni di marchio in Cina abbiano l’accortezza di conservare accuratamente tutto il materiale e la documentazione comprovanti la loro attività commerciale in questo paese.

Grazie a Barbara Besati per aver contribuito questa notizia.

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